企业名称与商标权冲突中驰名商标的认定与责任
        案件鉴赏
        企业名称与商标权冲突中驰名商标的认定与责任
        -上海高院判决康成公司、大润发公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案
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        裁判要旨
        在企业名称与商标权冲突的不正当竞争纠纷中，如果被告从事的商品或者服务与原告注册商标核定的商品或者服务相同或者近似，可以直接考虑商标知名度等因素来判断被告的行为是否构成不正当竞争，无需认定驰名商标。在确定赔偿数额时，在不能适用惩罚性赔偿的情况下，应充分考虑被告的主观恶意，适当提高法定赔偿数额。
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        功绩
        原告康成投资（中国）有限公司系知名连锁超市“大润发”（商标注册号5091186）的商标权利人。自1998年上海第一家大型超市开业以来，中国内地已成功开设318家综合性大型超市，“大润发”商标成为原告享有的驰名商标。被告大润发投资有限公司擅自将自己命名为“大润发投资有限公司”并在经营中使用上述名称，构成在企业名称中使用原告驰名商标的不正当竞争行为；此外，被告在其网站及实际经营宣传中突出使用原告“大润发”商标及“大润发”与“DRF”组合，意图混淆消费者，侵犯原告商标权。为此，康成公司提起诉讼，请求法院判令大润发公司停止侵权、消除影响，并赔偿经济损失500万元。
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        裁判员
        上海知识产权法院审理认为，被告在明知原告已注册使用涉案商标的情况下，仍在企业名称中使用与涉案商标相同的字号。即便是规范使用，使用“大润发”字号的企业与原告之间仍足以让相关公众产生混淆和误解。故被告以“大润发”为字号制作
        使用的行为构成对原告的不正当竞争。故判决被告停止在企业名称中使用“大润发”字样，为原告消除影响，并赔偿经济损失300万元。
        一审判决后，被告不服，提出上诉。上海市高级人民法院审理后驳回上诉，维持原判。
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        评析
        本案是一起典型的利用企业名称侵害商标权案件，对利用企业名称侵害商标权不正当竞争纠纷中是否需要认定驰名商标和侵权民事责任的分析判断，对今后类似案件的审理具有一定的借鉴意义。
        1.认定驰名商标必要性的思考
        根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条第（二）项的规定，对于以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由提起的商标侵权或者不正当竞争诉讼，当事人以驰名商标为事实依据，人民法院应当根据案件具体情况认定涉案商标是否驰名。本案中，原告依据上述规定，主张被告擅自将原告驰名商标“大润发”注册为企业名称，构成不正当竞争，请求法院认定其商标为驰名商标。
        根据上述规定，并非所有涉及企业名称权与商标权冲突的案件都需要以认定涉案商标为驰名商标为前提，只有在确有必要的情况下，才能认定涉案商标为驰名商标。“确有必要”，是指被诉侵权企业所处行业与涉案商标核定商品范围不同或者近似时。本案中，原告“大润发”商标核定使用范围包括大润发公司的超市业务，被告经营领域与“大润发”商标属于同一服务范围，本案无需认定“大润发”商标为驰名商标。
        2.停止适用侵权民事责任
        本案中，法院综合考虑了“大润发”商标的使用时间、原告的经营规模、销售额、市场排名等
        等因素，认定“大润发”商标在被告注册成立时已成为相关行业的驰名商标。被告作为经营类似业务的竞争对手，在明知原告已注册使用“大润发”商标的情况下，仍在企业名称中使用与“大润发”商标相同的字号，主观上攀附“大润发”商标知名度的不正当竞争意图十分明显。但基于“大润发”商标的高知名度，即使规范使用被诉企业名称，仍足以让相关公众对使用“大润发”名称的企业与原告之间的关系产生混淆和误解。因此，被告使用“大润发”作为名称的行为构成对原告的不正当竞争。
        在不正当竞争的情况下，被告应当承担停止侵权的民事责任。但就企业名称擅自使用他人商标而言，如何承担停止侵权的民事责任，实践中并不统一。我们认为，从更有利于强制执行的角度出发，停止将原告商标作为品牌名称使用，更有利于后续强制执行。因为变更企业名称的前提是被告必须提供替代名称，如果被告拒不提供，原告申请执行就会遇到困难。而且，停止使用含有原告商标的企业名称，不一定要变更，被告也可以直接注销相关企业。因此，本案制止侵权的方式是立即停止使用含有“大润发”字样的企业名称，而不是要求被告改变企业名称中的字号。
        3.法定损害赔偿对惩罚性赔偿的补充适用
        根据《商标法》第六十三条第一款规定，大润发公司的行为符合“恶意侵犯商标权，情节严重”的要件，但由于惩罚性赔偿的计算基数为原告损失、被告获利或者涉案商标许可使用费，本案不适用上述方法，故计算惩罚性赔偿数额的“上述方法确定的数额”不存在，进而无法确定惩罚性赔偿数额。但商标法既然规定了惩罚性赔偿，说明商标损害赔偿制度应遵循填补损失和惩罚侵权的双重目标
        法定赔偿制度作为一种计算损害赔偿的方式，也应当具有赔偿和惩罚的双重功能。在确定法定赔偿数额时，可以将被告人的主观恶意作为考虑的因素之一。因此，法院在确定法定赔偿时，会考虑被告的侵权恶意，并结合原告商标知名度等因素，判令被告承担赔偿300万元。
        案号：（2015）沪知民初字第731号、(2016)沪民终409号
        案件人：上海知识产权法院凌宗亮
        湖北省商标协会副会长
        湖北国际商会常务理事
        湖北省福建商会常务理事
        武汉市质量协会监事长