员工离职后成立与老雇主同名品牌公司,南京与徐州关于“支点”之争备受关注——
某企业员工离职后注册成立同名品牌企业,提供与原企业相同、相似的服务,引起其旧雇主不满。因南京支点知识产权代理有限公司(以下简称南京支点公司)侵犯其注册商标专用权,构成不正当竞争,徐州支点知识产权代理有限公司(以下简称徐州支点公司)将其诉至法院,请求法院判令南京支点公司停止侵权,停止在企业名称中使用“支点”名称,并赔偿其经济损失10万元。
日前,根据江苏省高级人民法院作出的(2014)苏智民终字第00189号民事判决书,法院终审判决南京支点公司涉案行为不构成不正当竞争,驳回徐州支点公司的全部诉讼请求。
据了解,一审法院认为,徐州支点公司通过自己的经营和投资,在知识产权咨询等服务上注册了第9205110号“KEYIP”商标,取得了一定的知名度。南京支点公司法定代表人薛如丹曾任职于徐州支点公司,其设立南京支点公司使用了与徐州支点公司注册商标相同的“支点”字号。从事类似徐州支点公司的知识产权服务,具有主观恶意,违反诚实信用原则,混淆相关公众对服务的认识,构成不正当竞争。
据此,法院一审判决南京支点公司立即停止在其企业名称中使用“支点”名称,并赔偿徐州支点公司经济损失3万元。
徐州支点公司、南京支点公司不服一审判决,向江苏省高级人民法院提起上诉。
二审法院认为,南京支点公司在实际使用中未突出使用“支点”标识,故不存在商标侵权行为。
关于南京支点公司是否构成不正当竞争,二审法院认为,徐州支点公司未提供证据证明其“支点”品牌通过自身经营投资具有一定的市场知名度,南京支点公司与徐州支点公司属于不同地区;根据现有证据,也难以认定南京支点公司对“支点”名称的使用足以造成相关公众的误认。因此,徐州支点公司不能在此基础上垄断“支点”这一名称的使用权,其主张南京支点公司的涉案行为构成不正当竞争缺乏事实依据。
综上,二审法院认定立案证据不足以证明南京支点公司涉案行为构成不正当竞争,据此撤销原判。
专家评论:
上海大邦律师事务所合伙人吴:本案是一起典型的企业名称与他人在先名称、注册商标相冲突的纠纷案件。商标名称与他人在先商标名称和注册商标冲突的争议处理主要涉及以下两个方面。
首先是程序问题。根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》,被诉企业名称与他人注册商标或企业名称冲突时,将作为不正当竞争予以受理;企业名称的不当简化涉及侵犯他人注册商标专用权的,应当认定为侵犯注册商标专用权。
本案中,徐州支点公司提出了两个案由,即商标侵权和不正当竞争。但由于南京支点公司未将“支点”一词作为其服务商标的使用予以简化和突出,人民法院未对其侵犯注册商标专用权的行为作出认定。
其次,实质问题。南京支点公司使用“支点”作为字体名称本身是否构成不正当竞争,其判断标准是什么?对此,参照北京市高级人民法院《关于商标与使用企业名称冲突纠纷案件审理中若干问题的解答》的相关规定,在司法实践中,“在先权利”,
本案中,徐州支点公司享有优先购买权,争议的焦点在于南京支点公司的被诉行为是否符合诚实信用原则,是否会使相关公众对南京支点公司和徐州支点公司产生混淆。对此,徐州中院认为会导致相关公众产生混淆。而且南京支点公司法定代表人曾在徐州支点公司任职,辞职后故意使用同一企业名称,明显恶意。据此,徐州中院一审判决南京支点公司构成不正当竞争。江苏省高级人民法院经审理认为,徐州支点公司无证据证明其企业名称与涉案注册商标驰名,也无证据证明两者可能混淆(徐州与南京属于不同的市场区域)。据此,法院二审裁定,南京支点公司涉案被控行为不构成不正当竞争。
江苏省总联办公室副主任王:本案争议的焦点是,使用他人在先注册的商标或者在先的企业名称作为企业名称,是否构成商标侵权和不正当竞争。
对于在企业名称中使用他人在先注册的商标作为企业名称,考虑到保护注册商标专用权的相关法律、企业登记的相关法律规定和实际经营情况,法律并不禁止后企业名称所有人在合法范围内规范合理地使用其企业名称。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项规定,需要满足“显著使用”和“容易被相关公众误认”两个要件,可能构成侵犯他人在先注册商标专用权;标注和使用企业名称而不突出与他人在先注册商标相同或者近似的文字作为企业名称的行为,不构成商标侵权。
站在在先企业字号所有人的角度,考虑依据《反不正当竞争法》第五条第三项的规定,即“擅自使用他人企业名称或者字号”的条款进行维权。但权利人在适用该条款时,应重点证明企业名称的知名度和影响力,以界定涉案侵权行为是否足以使相关公众对相关商品或服务产生混淆。而因涉案侵权人是否应当知道在先企业名称而导致的“故意情节”,不在是否构成侵权的考虑范围之内。
具体来说,在本案中,徐州支点公司没有证明南京支点公司没有规范使用“支点”的企业名称。后者对企业名称和字号的使用属于中国法律范围内的合理使用,不足以引起相关公众的混淆,故不构成对徐州支点公司涉案“支点知识产权(KEYIP)”注册商标专用权的侵犯。在不正当竞争的判决中,徐州支点公司仅陈述了其企业名称的相关知名度和影响力,并无相关证据支持。法院认为,知名度和影响力不能凭主观推断,必须有相应证据支持。在诉讼中,徐州支点公司对其在先企业名称权和在先注册商标专用权的保护范围作出了错误的估计,未能准确把握其应有的保护范围,对从何入手、如何举证作出了不当的判断,导致其判决结果不尽人意。二审法院有效把握了涉案两项在先权利的侵权要件,最终作出了令人信服的判决结果。
综上所述,对于企业名称中含有他人注册商标或者在先企业名称的商标侵权案件和不正当竞争纠纷,要重点把握商标侵权需要满足“显著使用”和“容易引起消费者误解”两个要件,不正当竞争需要证明在先企业名称的知名度和影响力